STJ DECIDE SER NECESSÁRIA A OBSERVÂNCIA DE PADRONIZAÇÃO EM CASO DE LICENÇA DE USO DE MARCA

 

Em decisão importante, o Superior Tribunal de Justiça, após julgar o caso QuickFood Lanches e Refeições LTDA v RP Alimentação e Diversões LTDA, assegurou a possibilidade do titular do registro de marca, quando concedida licença de uso, impedir a utilização da marca pelo licenciado quando não houver observância à nova padronização dos produtos e dos serviços, ainda que o uso da marca tenha sido autorizado sem condições ou efeitos limitadores.

 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a corte responsável por uniformizar a interpretação da lei federal em todo o Brasil, sendo a última instância da Justiça brasileira para as causas infraconstitucionais, não relacionadas diretamente à Constituição. Como órgão de convergência da Justiça comum, aprecia causas oriundas de todo o território nacional, em todas as vertentes jurisdicionais não-especializadas, e suas decisões possuem condão de orientação para os demais tribunais e juízes.

 

O acórdão em questão foi proferido pela Terceira Turma do STJ, que negou o provimento do recurso especial interposto pela QuickFood, a qual se encontrava impedida de continuar a explorar a marca “Dona Lenha”.

 

A referida empresa foi autorizada a explorar a marca em 2001, mas, em 2005, recusou-se a atender às orientações de mudanças sugeridas pela RP Alimentação e Diversões, titular do registro. Conforme se extrai dos autos, a licenciante ajuizou ação inibitória para que a licenciada deixasse de usar a marca “Dona Lenha”, que estaria desautorizada em razão de sua recusa em se adequar aos novos padrões de produtos, serviços e atendimento.

 

A autorização, nos moldes em que foi feita, equivale ao licenciamento do uso da marca, tendo-se em vista o objetivo de permitir o uso da marca como nome fantasia da licenciada, sem transferir, contudo, a titularidade da propriedade industrial, tendo permanecido a licenciante na mesma atividade empresarial, com a utilização da marca em diversos outros estabelecimentos.

 

No Brasil, o titular de registro de marca possui a prerrogativa de ceder, a título gratuito ou oneroso, ou licenciar o uso da marca a terceiros, mediante o pagamento de remuneração (royalties), a partir da celebração de contrato de licenciamento de uso de marcas sujeito à averbação no INPI, nos termos do artigo 130, da Lei de Propriedade Industrial 9.279/96 (LPI).

Conforme explicita a melhor doutrina, a licença é uma autorização de exploração de um direito concedida a um terceiro, sem a transferência da propriedade, assemelhando-se ao contrato de locação. Assim, o licenciante permanece na titularidade do registro, e ao mesmo tempo é capaz de expandir o alcance do seu negócio, auferindo receita adicional com sua marca sem a necessidade de dedicação direta às atividades de fabricação, distribuição, marketing e venda. O licenciado, por sua vez, adquire o direito de uso de marca já conhecida, obtendo reconhecimento e valorização do público, associação a conceitos e valores ligados à referida marca, além do aumento das vendas proporcionado pela automática identificação do produto ou serviço.

 

O licenciamento de uso possui como elemento central a faculdade do titular autorizar a utilização econômica da marca, sem prejuízo de seu direito de exercer controle tanto sobre as especificações, quanto sobre a natureza e qualidade dos produtos ou serviços prestados pelo licenciado, conforme estabelece o artigo 139 da LPI.

 

Através da licença de uso, o licenciado compromete-se, por lei, com a integridade material e reputação da marca, obrigando-se a zelar por ela e pelos seus produtos e serviços de forma solidária. O licenciante reveste-se do direito de exercer controle efetivo sobre a atenção do licenciado pelo zelo da marca usada, vez que a reputação, a unicidade e a consistência do uso do sinal são fatores determinantes para o valor no fundo de comércio da empresa.

 

Dessa forma, ainda que autorize a exploração da marca, o titular do registro possui o direito de exigir do licenciado os ajustes necessários para a manutenção dos padrões adotados.

 

Na situação posta, tendo o licenciante optado por adotar novo conceito para a marca, este queria superar aquela até então adotada. Assim, a manutenção do padrão antigo pela licenciada comprometeu a nova identificação proposta pelas alterações promovidas, já que o layout da loja estava diferente do sugerido pelo titular, bem como o cardápio e a própria logomarca.

 

Logo, houve nítida desfiguração da marca, o que ensejou a concessão da tutela inibitória para impedir a utilização, à medida que a exploração de forma alheia aos demais estabelecimentos gera evidente prejuízo ao trabalho conjunto realizado pela licenciante e demais licenciados.

 

Nesse sentido, a noção de diluição de marca está atrelada à ofensa à integridade de um signo distintivo, seja moral ou material, cujo efeito é a diminuição do valor econômico daquele. Dentre os tipos de diluição, encontra-se a ofuscação, que consiste na perda do “brilho” ou da força distintiva de uma marca. É entendida como uma violação à unicidade do sinal, a partir do momento em que uma mesma expressão passa a identificar produtos de fontes diversas. A questão que se impõe é a proteção ao bem jurídico contra a perda de sua força distintiva.

 

Sendo a marca mais do que um nome ou logotipo, e sim o conjunto de percepções e sentimentos dos consumidores em relação a um produto, serviço ou empresa, a confusão da clientela e fornecedores decorrente da não padronização por parte do licenciado, in casu, prejudicou a fixação de uma imagem única na memória do consumidor, o que afeta de modo negativo o seu poder de venda.

 

O signo distintivo, com o decorrer do tempo, acaba por agregar um próprio valor ao produto ofertado, o que implica em uma nova dinâmica de consumo, na qual a busca deixa de ser pela mercadoria em si, passando a ser pelo o que a aquela determinada marca representa.

 

Ademais, os sinais visualmente perceptíveis usados para distinguir produto ou serviço de outros iguais, semelhantes ou afins revelam-se um fundamental instrumento para que sejam garantidas relações de consumo hígidas e idôneas. A capacidade de distinção tem de ser inerente ao sinal, dado que a marca atua como uma assinatura a ser identificada pelo seu público-alvo. Dessa maneira, a unicidade dos elementos subjetivos que envolvem a marca permite ao consumidor correlacioná-la ao produto ou serviço, evitando, consequentemente, a concorrência desleal, o enfraquecimento da marca e a sua diluição.

 

No caso em tela, o magistrado, em primeira instância, entendeu que a não adequação aos padrões da marca poderia resultar em alguma sanção, mas não na inibição do uso do nome. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal reformou essa decisão, ao entendimento de que caberia à ré (licenciada) manter os padrões da marca.

 

Em sede de recurso ao STJ, a QuickFood sustentou que as condições de uso da marca, para produzirem efeitos limitadores ao licenciado, deveriam constar do contrato, fato que não ocorrera.

 

Contudo, o Ministro Relator João Otávio de Noronha, em seu voto, consignou o entendimento de que a marca, muito mais que mera denominação, traz em si o conceito do produto ou serviço que a carrega, identificando-o e garantindo seu desempenho e eficiência. Além disso, possui feição concorrencial: distingue-a dos concorrentes; facilita o reconhecimento e a captação de clientes; diminui o risco para a clientela, que conta com a padronização dos produtos, serviços, atendimento e demais atributos que cercam a marca.

 

Assim sendo, não há que se falar em obrigatoriedade de existência de condições ou efeitos limitadores no licenciamento de uso para fins de conformidade quanto às especificações impostas pelo titular do registro, vez que é da essência da própria marca que o uso por terceiros deva respeitar-lhe as características.

 

Diante do entendimento sedimentado pela corte brasileira, resta evidente o necessário cumprimento dos padrões exigidos pelo licenciante no âmbito dos contratos de uso da marca, sob pena de configuração de uso indevido da mesma, o que autoriza a tutela inibitória para impedir a utilização da marca explorada por terceiros, em razão de o licenciado possuir limitações a respeitar, mesmo que não elencadas no respectivo contrato de licenciamento.

 

 

 

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